D Ó M U R 11 . febrúar 2 02 2 Mál nr. E - 3983 /20 21 : Stefn endur : Northern Light á Íslandi ehf. Kristjana Einarsdóttir ( Ýr Sigurðardóttir lögmaður) Stefnd u : Nordico ehf. Zeno Johannes Thomas Keilhacker ( Tryggvi Agnarsso n lögmaður) Dóma ri : Arnaldur Hjartarson héraðsdómari 1 D Ó M U R Héraðsdóms Reykjavíkur 11 . febrúar 202 2 í máli nr. E - 3983 /20 21 : Northern Light á Íslandi ehf. og Kristjana Einarsdóttir ( Ýr Sigurðardóttir lögmaður) gegn Nordico ehf. og Zeno Johannesi Thomasi Keilhacker ( Tryggvi Agnarsson lögmaður) Mál þe tta var dómtekið 1 8 . ja núar 2022. Réttarstefna var útgefin 3. ágúst 2021 en ekki árituð um birtingu þótt síðar hefði verið mætt af hálfu stefndu við þingfestingu 2. september 2021. Stefn endur eru Northern Light á Íslandi ehf., Norðurljósavegi 1 í Grindavík, og Kristjana Einarsdóttir, [..., ...] . Stefnd u eru Nordico ehf. og Zeno Johannes Thomas Keilhacker, báð ir til heimilis að [..., ...] . Stefn endur krefjast þess að staðfest verði lögba nnsgerð sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu nr. 2021/0 16130, sem fram fór 28. júlí 2021 kl. 10:00, þar sem lagt gistiþjónustu. Þá er krafist málskostnaðar. Endanlegar dómkröfur stefndu eru þær að þeir verði sýknaðir af kröfum stefnenda og að fellt verði niður lögbann sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu frá 28. júlí 2021 nr. 2021/016130 . Þá er krafist málskostnaðar . I Stefnandi Northern Light á Íslandi ehf. rekur gistiþjónu stu í Grindavík , meðal Kveðst stefnandi hafa notað þessa tilgreiningu frá árinu 2001. Meðstefnandi sótti um vörumerkjaskráningu 0 5 og var það skráð 15. febrúar 2016 , meðal annars í flokk 43 fyrir veitinga - og gistiþjónustu . Í stefnu kemur fram að á grundvelli samkomulags milli stefnenda hafi Northern Light á Íslandi ehf. leyfi til að nota vörumerki meðstefnanda. Stefndi Nordico ehf. rekur . Kveðst félagið hafa sinnt þeirri starfsemi frá árinu 2017. Meðstefndi 2 er fyrirsvarsmaður félagsins. S tefnendur byggja á því að stefndu noti þar með fyrrgreint vörumerki s tefnenda . Með t ölvubréfi fyrirsvarsmanns stefnanda Northern Light á Íslandi ehf. 24. maí 2021 til stefnda Nordico ehf. voru athugasemdir gerðar við notkunina og þess krafist að látið yrði af henni. Bréfaskipti málsaðila leiddu ekki til sátta , enda þótt stefndi Nordico eh f. hefði breytt hluta af merkingum á vef sínum þannig birtust þar einnig en áfram var lén félagsins enn á ýmsum bókunarsíðum og Facebook - síðu félagsins. Fór svo að stefnendur leituðu til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu með beiðni , dags. 21. júlí 2021 , , sbr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Féllst sýslumaður á kröfuna 28. júlí 2021, en í gerðabók sýslumanns er bókað að ekki hafi verið mætt fyrir gerðarþola í fyrirtökuna þrátt fyrir að birting boðunar hafi tekist. Engin mótmæli hafi því komið fram gegn kröfunni. En gar skýrslutökur fóru fram fyrir dómi við aðalmeðferð málsins. II Stefn gegn skráðum vörumerkjarétti stefnenda auk þess að fela í sér óréttmæta viðskiptahætti, sbr. lög nr. 57 /2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Hugverkastofnun fyrir flokka 3, 5, 41, 43 og 44. Stefnendur eigi jafnframt skráð . Öll þessi vörumerki séu skráð í flokk 43 fyrir gistiþjónustu. Stefnandi Kristjana hafi veitt meðstefnanda leyfi til að nota vörumerkin hér á landi. Einkum sé vísað til 1. mgr. 4. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki. Notkun stefndu br jóti gegn hinum skráða vörumerkjarétti vegna ruglingshættu. Í þessu tilviki sé eini á undan vörumerkinu. Slík tilvísun til staðsetningar bæti engu sérkenni við vörumerk ið. Hætta sé á ruglingi , hvort sem litið sé til sjónlíkingar, hljóðlíkingar eða merkjalíkingar. Vöru - og þjónustulíking sé einnig fyrir hendi í þessu tilviki, en í báðum tilvikum sé um að ræða gistiþjónustu. Þetta hafi verið grundvöllur þess lögbanns sem stefnendur hafi farið fram á, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Nú sé þess krafist að lögbannsgerðin verði staðfest. Í þessum efnum sé einnig vísað til þess a ð stefndu hafi sýnt af sér óréttmæta viðskiptahætti, sbr. 5. g r. og 15. gr. a laga nr. 57/2005. 3 einnig að brotið sé gegn réttindum stefnenda. Útilokað sé að stefnendur geti tryggt hagsmuni sína með öðrum hætti, sbr. 3. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990. III Stefndi Zeno Johannes byggir á aðildarskorti, enda hafi hann aldrei sjálfur notað vörumerkin. Þetta hljóti að leiða til sýknu hvað hann varð i og niðurfellingu lögbannsgerðar. Auk þess hafi hann ekki verið boðaður til lögbanns hjá sýslumanni, sem leiða eigi til niðurfellingar. Lögbannskrafa hafi aðeins verið birt fyrir meðstefnda. Stefndi Nordico ehf. kveðst hafa nýtt vörumerkið Grótta Northern Lights óhindrað frá árinu 2017 , hann ráði yfir sambærilegu léni og hann hafi ætíð notað fleirtölumynd orðsins í rekstri sínum. Við þetta bætist að vörumerkjaskráning stefnanda Kristjönu sé marklaus þar sem v örumerki hennar skorti öll sérkenni, sbr. 28. gr. laga nr. 45/1997, auk þess sem vör u merkin skorti öll skilyrði 13. gr. laganna. Merkið sé ekki til þess fallið að greina þjónustu stefnenda frá þjónustu annarra. Merkið sé of almennt til alþekkt og mikið notuð við markaðssetningu ferðaþjónustu hér á landi. Skráning merkisins hafi verið í andst ö ðu við 13. gr. laga nr. 45/1997. Þá sé jafnframt ljóst að merkið hafi ekki öðlast sérkenni á grundvelli notkunar stefnenda. Þá s é engin ruglingshætta fyrir hendi og í öllu falli teljist stefnendur ekki hafa sýnt fram á slíka hættu . Stefnendur skorti einnig lögvarða hagsmuni af kröfu sinni eftir að stefndi Nordico ehf. hafi breytt nafni starfsemi sinnar á heimasíðu sinni. Félagið ha fi loks öðlast vörumerkjarétt með notkun sinni á vörumerki sínu. I V Málsaðilar deila um það hvort stefndu hafi brotið gegn skráðum vörumerkjarétti stefnenda eða sýnt af sér óréttmæta viðskiptahætti þannig að staðfesta beri lögbann sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu lagði við notkun stefndu á vöru merki nu Dómkrafa stefnenda takmarkast þar með við staðfestingu fyrrgreinds lögbanns. Þar sem samhliða þeirri kröfu er ekki höfð up pi krafa um þau réttindi sem stefnendur leituðu verndar á til bráðabirgða telst kröfugerðin í andstöðu við 2. mgr. 36. gr. laga nr. 31/1990. Þessi annmarki getur þó ekki einn og sér valdið því að málinu verði vísað frá dómi. Stefnendur verð a á hinn bóginn að sæta því að í málinu verði ekki leyst úr öðru en því hvort formleg og efnisleg skilyrði séu til að staðfesta lögbannsgerðina , sbr. dóm Hæstaréttar 1. júní 2006 í máli nr. 541/2005. Stefndi Zeno Johannes byggir einkum á aðildarskorti. Gögn málsins bera ekki með sér að hann eigi aðra aðkomu að gistiþjónustu nni 4 fyrirsvarsmaður meðstefnd a Nordico ehf . Fyrir dómi viðurkenndi lögmaður stefnenda raunar aðspurður að ekkert lægi fyrir um persónul ega aðkomu stefnda Zeno Johannesar að notkun umþrættra merkja . Hann hefði verið aðili að lögbannsgerðinni hjá sýslumanni þar sem þá hefði ekki endanlega legið fyrir hvort hann væri í reynd persónulega rétthafi i komið í ljós að svo væri ekki heldur væri meðstefndi skráður fyrir léninu. Stefnda Zeno Johannesi væri því einvörðungu stefnt þar sem hann hefði átt aðild að málinu hjá sýslumanni. Að þessu virtu er uppi aðildar s kortur hvað varðar stefnda Zeno Johannes. Rök standa því ekki til þess að staðfestur verði sá þátt ur lögbannsgerðar sýslumanns sem lýtur að stefnda Zeno Johannesi persónulega, en hann er eins og áður segir fyrirsvarsmaður meðstefnda . Þegar af þeirri ástæðu ber að sýkna stefnda Zeno Johannes af kröfum stefnenda . Til sömu niðurstöðu leið ir sá annmark i á málsmeðferð sýslumanns að af fyrirliggjandi boðun arbréfi hans , dags. 22. júlí 2021, varð einungis ráðið að meðstefndi Nordico ehf. væri boðaður til fyrirtöku og ætti þar með aðild að málinu hjá sýslumanni . Þegar stefndi Zeno Johannes mætti ekki til fyrirtökunnar voru því ekki forsendur fyrir því að gerðin gæti einnig náð fram að ganga gagnvart honum persónulega. Getur því ekki komið til þess að niðurstaða sýslumanns um lögbann gagnvart stefnda Z eno Johannesi frá 28. júlí 2021 verði staðfest með dómi , sbr. 3. mgr. 26. gr. laga nr. 31/1990, 4. mgr. 8. gr. sömu laga , 1. og 2. mgr. 21. gr. laga nr. 90/ 1 989 um aðför og 24. gr. sömu laga . Eftir stendur krafa stefnenda á hendur s tefnda Nordico ehf. Hafna ber þeirri málsástæðu stefnda að stefnendur skorti lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins með vísan til þess að stefndi Nordico ehf. hafi breytt nafni starfsemi sinnar á heimasíðu sinni, enda hafa stefnendur undir rekstri málsins lagt fram gögn sem sýn a svo ekki verður um villst að sú breyting tók einungis til hluta kynningarefni s á vef félagsins . Stefndi hefur og notast enn við Eins og áður er rakið hafa stefnendur fengið nokkur vörumerki skráð hjá Hugverkastofu . Mála tilbúnaður þeirra er þó aðeins reistur á einu þeirra, þ.e. orðmerkinu , sem meðal annars er skráð í flokki gistiþjónustu . Stefndi Nordico ehf. byggir , eins og áður segir , á því að þetta merki skorti sérkenni og sé of almennt til hér á landi. Skráning merkisins hafi verið í andstöðu við 13. gr. laga nr. 45/1997. Ber því að skilja málatilbúnað stefnda svo að hann telji að stefnendur geti ekki byggt rétt á skráningu umrædds vörumerkis, einkum með vísan til fyrrnefnds ákvæðis. Stefnda er unnt að bera þessa málsvörn fyrir sig og skiptir í því efni ekki máli þótt merkið hafi þegar verið skráð sem vörumerki hjá Hugverkastofu, sbr. til nokkurrar hliðsjónar dóm Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 538/2012. 5 Vörumerki sem skortir nægjanlegt sérkenni í tengslum við þá vöru eða þjónustu sem það óskast skráð fyrir skal ekki skráð í vörumerkjaskrá, sbr. 2. tölulið 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997. Samkvæmt 3. tölulið 1. mgr. 13. gr. verða tákn eða merki ekki skráð sem vörumerki ef þau samanstanda eingöngu af táknum eða merkingum sem í viðskiptum gefa eingöngu, eða aðeins með smávægilegum breytingum eða viðbótum, til kynna m.a. tegund vöru eða þjónustu, gæði, magn, fyrirhugaða notkun, virði, landfræðilegan uppruna e ða hvenær varan er framleidd eða þjónustan innt af hendi. Þá er mælt fyrir um það í 4. tölulið 1. mgr. 13. gr. að hið sama eigi við um vörumerki sem samanstanda eingöngu af táknum, orðasamböndum eða merkingum sem notaðar eru í daglegu máli eða teljast vera viðurkenndar á tilteknu viðskiptasviði. Af lögskýringargögnum verður ráðið að ákvæðin taki mið af þjóðréttarlegum skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt EES - samningnum, sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Þá svara á k væði n efnislega til eldri 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 eins og það ákvæði stóð áður en lögunum var breytt með breytingarlögum nr. 71/2020. Í þessu felst að lögskýringargögn að baki upphafleg a ákvæði nu hafa þýðingu við skýringu umræddra töluliða hinna gildandi laga. Dómaframkvæmd Hæstaréttar fyrir gildistöku breytingarlaganna hefur þá jafnframt leiðsagnargildi um beitingu 13. gr. laganna að þessu leyti. Í 2. mgr. 13. gr. segir að þegar kveða skuli á um hvort merki hafi nægjanlegt sérkenni skuli líta til allra aðstæðna og þó einkum til þess hversu lengi og að hve miklu leyti merki hefur verið í notkun. Í lögskýringargögnum að baki hinu upphaflega ákvæði 13. gr. kemur fram að það sé grundvallarskilyrði fy rir skráningu vörumerkis að það hafi sérkenni og aðgreiningarhæfi þannig að hver sem er geti greint vörur eiganda frá vörum annarra. Þessi krafa sé annars vegar reist á því sjónarmiði að einfaldar myndir, mynd af vörunni sjálfri eða lýsing á henni með alme nnum orðum sé ekki til þess fallin að gefa vörunni sérkenni í huga almennings. Hins vegar sé það sjónarmið að ekki sé réttmætt að einstakir aðilar geti helgað sér almennar lýsingar á vöru þar sem slíkt myndi takmarka svigrúm annarra til þess að gera grein fyrir vöru sinni. Ekki sé um tæmandi talningu tilvika í ákvæðinu að ræða og yfirleitt geti smávægilegar breytingar á lýsandi orði ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft. Þegar metið sé hvort orð sem feli í sér lýsingu séu nægilega aðgreinandi beri einkum að hafa í huga merkingu þeirra í íslensku máli en erlend orð komi þó einnig til greina hafi þau ákveðna merkingu hjá almenningi og eru tillit til þess að í daglegu lífi eða viðskiptum sé víða að finna orð sem ekki verði talin lýsandi fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en hafi unnið sér sess í málinu og flestir viti hvað þýði. Sem dæmi sé nefnt táknið 100% sem ekki sé beinlínis lýsandi fyrir eina tegund vöru eð a þjónustu fremur en aðra en feli í sér almenna lýsingu á vöru eða þjónustu og því geti enginn einn aðili öðlast einkarétt á notkun þess. 6 Sá víðtæki einkaréttur sem fylgir vörumerki samkvæmt 4. gr. laga nr. 45/1997 mælir almennt gegn því að rúmur skilning ur sé lagður í það hvaða tákn eða merki teljast tæk til skráningar sem vörumerki. Að þessu virtu og að teknu tilliti til orðalags 2., 3. og 4. tölulið a r 1. mgr. 13. gr. laga nr. 45/1997 og loks þeirra lögskýringargagna sem áður eru rakin er það mat dómsins , teljist eitt og sér ekki tækt til skráningar sem vörumerki í gistiþjónustu hér á landi. E lla gæti eitt fyrirtæki í standa í nánu samhengi við þjónustu sem alkunnugt er að ferðamenn sækja í íslenskri ferðaþjónustu . Ætlaður e inkaréttur stefnenda myndi þar með takmarka óhóflega svigrúm annarra rekstraraðila í gistiþjónustu til að gera grein fyrir þjónustu sinni og kostum hennar , svo sem nánd við útsýni eða náttúru . Gætu stefnendur þá jafnvel knúið keppinauta sína til að vísa ekki til norðurljósa á ensku á þeim g rundvelli að um vörumerki stefnenda væri að ræða sem þeir nytu einkaréttar til að nýta. Í samhengi íslenskrar gistiþjónustu skortir að geta skapað tiltekinni þjónustu það sérkenni í huga almennings að með þeim sé gefið til kynna frá hvaða aðila þjónustan stafar. Sú smávægilega breyting á umræddum orðum að notast þar við eintölu í stað fleirtölu getur ekki leitt til þess að merki teljist skráningarhæft, sbr. einnig fyrrgreind lögskýringargögn. Þessi niðurstaða fær einnig stoð í dómi Hæstaréttar 27. nóvember 2019 í máli nr. 38/2019 þar sem lagt var til grundvallar að sjónarmið í dómi Evrópudómstólsins 23. október 2003 í máli C - 191/01 P hefðu leiðsagnargildi við skýringu upphaflegs ákvæðis 13. gr. laga nr. 45/1997, sem er efnislega óbreytt að þessu leyti, eins og áður greinir . Samkvæmt fyrri málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 getur vörumerki sem ekki telst fullnægja skilyrðum laganna ekki skapað vörumerkjarétt með notkun. Í síðari málsliðnum kemur fram að vörumerki sem ekki telst fullnægja skilyrðum laganna um sérkenni við upphaf notkunar geti þó skapað vörumerkjarétt ef það öðlast sérkenni við notkun. Enda þótt stefnandinn Kristjana Einarsdóttir sem vörumer ki árið 2006 og meðstefnandi notað það frá árinu 2001 í að hið skráða vörumerki er afar almenns eðlis og einfaldlega ensk þýðing orðsins ótt slíkt merki gæti ef til vill með víðtækri notkun öðlast sérkenni og skapað vörumerkjarétt í þágu stefnenda, sbr. lögskýringargögn að baki 2. málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997, þá hefur stefnendum ekki tekist sönnun þess að merkið hafi öðlast næg sérkenni til að einkaréttur gæti skapast í krafti notkunar, sbr. síðari málslið 2. mgr. 3. gr. laga nr. 45/1997 og áðurnefndan dóm Hæstaréttar í máli nr. 538/2012, en eins og áður segir byggir stefndi Nordico ehf. á því í greinargerð sinni að hið skráða me rki skorti öll sérkenni og að merkið hafi ekki öðlast sérkenni á grundvelli notkunar stefnenda. 7 Að öllu framangreindu virtu er ekki unnt að fallast á það með stefnendum að stefndi Nordico ehf. hafi brotið gegn vörumerkjarétti stefnenda á þann hátt sem þei r halda fram. Stefnendur byggja kröfu sína einnig á 5. gr. og 1 5. gr. a laga nr. 57/2005. Fyrrnefnda ákvæðið leggur almennt bann við óréttmætum viðskiptaháttum. Síðarnefnda ákvæðið felur í sér nánari útfærslu á fyrri reglunni og leggur bann við því að nota í atvinnustarfsemi verslunarmerki eða því um líkt, sem sá hefur ekki rétt til er notar. Enn fremur er sérhverjum bannað að nota auðkenni, sem hann á tilkall til, á þann hátt að leitt geti til þess að villst verði á því og öðru einkenni sem annað fyrir tæki notar með fullum rétti. Svo sem rakið er í dóm i Hæstaréttar 4. júní 2015 í máli nr. 731/2014 og áðurnefndum dómi H æstaréttar í máli nr. 538/2012 er markmið þessarar lagagreinar ekki aðeins að veita fyrirtækjum vernd í innbyrðis samkeppni þeirra, heldu r ekki síður að koma í veg fyrir að villt verði um fyrir neytendum , sem aftur gæti dregið úr virkri samkeppni í viðskiptum, sbr. 1. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Stefndi Nordico ehf. byggir á því að engin hætta sé á því að menn muni ruglast á merkjum a ðila málsins og kaupa þannig fyrir misskilning gistingu hjá félaginu í stað þess að kaupa hana af stefnendum. Þegar merki stefnenda er borið saman við hið óskráða merki stefnda Nordico ehf. kemur í ljós að bæði merkin innihalda hið skráða orðmerki stefnend og skeytir Gróttu þar fyrir framan. Hér er einungis um að ræða orðmerki en ekki jafnframt myndmerki. Ekki reynir þar með á mat á stílbrigðum við framsetningu Dómurinn hefur þegar hafnað því hér að framan að vörumerkjaréttur stefnenda standi því í vegi að stefndi Nordico ehf. noti óskráða . Samkvæmt því sem áður er rakið um vörumerki stefnenda og það óskráða vörumerki sem stefndi Nordico ehf. hefur nýtt í starfsemi sinni teljast stefnendur ekki heldur hafa leitt í ljós að fyrrgreind notkun stefnda á merki sínu geti leitt til þess að villst verði á þessum auðkennum þannig að raskað verði samkeppni og neytendavernd , sbr. til hliðsjón ar dóm Hæstaréttar 14. desember 2017 í máli nr. 717/2016 . Verður því ekki fallist á að stefndi hafi gerst brotlegur við 15. gr. a laga nr. 57/2005 eða hið almenna bannákvæði 5. gr. sömu laga . Í samræmi við framangreinda niðurstöðu eru ekki forsendur fyri r því að staðfesta umrætt lögbann samkvæmt 1. mgr. 24. gr. laga nr. 31/1990, sbr. 41. gr. laga nr. 45/1997. Stefndu krefjast eins og áður segir sýknu og niðurfellingar lögbannsins. Af 2. mgr. 39. gr. laga nr. 31/1990 leiðir að þótt synjað sé um staðfestingu gerðar í héraðsdómi, eins og raun in varð í hinu fyrirliggjandi máli, þá stendur hún í þrjár vikur frá dómsuppsögu. Að loknum þeim fresti fellur gerðin niður, nema gerðarbeiðandi fái áður gefna út stefnu til æðri dóms til að fá héraðsdómi hrund ið, sbr. til hliðsjónar dóm 8 Hæstaréttar 25. október 2012 í máli nr. 19/2012 og dóm Hæstaréttar 23. nóvember 2006 í máli nr. 57/2006. Skilja verður kröfugerð stefndu í þessu ljósi. Að öllu framangreindu virtu b er að sýkna stefnd a Nordico ehf. af kröfum ste fnenda, en áður er getið um sýknu meðstefnda Zeno Johannesar . Eftir úrslitum málsins , og með vísan til 1. mgr. 130. gr. og 2. mgr. 132. gr. laga nr. 91/1991 , verður stefnendum sameiginlega gert að greiða stefndu, hvorum um sig, 525 .000 krónur í málskostna ð , að teknu tilliti til virðisaukaskatts. Af hálfu stefn e nda flutti málið Ýr Sigurðardóttir lögmaður. Af hálfu stefnd u flutti málið Tryggvi Agnarsson lögmaður. Arnaldur Hjartarson héraðsdómari kveður upp dóm þenna n. D Ó M S O R Ð: Stefnd u , Nordico ehf. og Zeno Johannes Thomas Keilhacker, eru sýknir af kröfum stefnenda, Northern Light á Íslandi ehf. og Kristjönu Einarsdóttur. Stefnendur greiði sameiginlega stefnd u, hvorum um sig, 525 .000 krónur í málskostnað . Arnaldur Hjartarson __________________________ Rétt endurrit staðfestir Héraðsdómi Reykjavíkur 11. febrúar 2022